Los Países y la Propiedad Intelectual

La Oficina Brasileña de Patentes y Marcas (BPTO) ha publicado una nueva guía para el trámite de recursos de apelación de solicitudes de patente en Brasil.

En un esfuerzo continuo por reducir la acumulación de solicitudes de patentes, Brasil ha introducido nuevas guías para la etapa de apelación que afectan significativamente la forma en que los solicitantes deben responder a las acciones de la oficina y presentar apelaciones.

La etapa de apelación se produce después de que se emite la decisión de rechazo e implica una revisión del examen por parte de tres examinadores nuevos y más experimentados. Según las nuevas directrices de apelación, responder adecuadamente a las acciones de la oficina durante la etapa regular se ha vuelto aún más crucial debido a la introducción de nuevos conceptos y opciones.

La necesidad de elaborar guías para la etapa de apelación se remonta a alrededor de 2018, cuando la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas (BPTO) comenzó a publicar nuevas reglas para agilizar y acelerar el examen y reducir el tiempo de tramitación de las solicitudes de patente, con lo que se logró reducir el tiempo de tramitación de una solicitud de patente de 9,3 años a 4,5 años en 2024.

Se prevé que el impacto de estas guías sea sustancial. Los datos estadísticos indican que aproximadamente 7.100 solicitudes de apelación se verán afectadas.

Dado el largo proceso de obtención de una patente (que demoraba entre 5 y 9 años), los solicitantes solían obtener primero patentes en otras jurisdicciones como Europa, China o EE UU. Luego presentaban reivindicaciones duplicadas en Brasil para asegurar el mismo alcance o uno similar, generalmente durante la etapa de apelación. Este enfoque era rentable y agilizaba el proceso para los solicitantes, pero este proceso solo se permitía en determinadas circunstancias, y a los examinadores no les gustaba mucho, porque los paquetes de documentos que recibían durante las apelaciones eran distintos a los originales, lo que aumentaba el tiempo de evaluación. Este método ya no está permitido a menos que se adhiera estrictamente a las reglas de las nuevas directrices.

Caducidad administrativa
El primer cambio y el más crítico es la introducción del concepto de caducidad administrativa. Esto significa que todas las objeciones planteadas por el examinador deben abordarse exhaustivamente en la respuesta del solicitante a lo largo de las respuestas a las acciones de la oficina en la etapa regular. De no hacerlo, es probable que el solicitante no pueda abordar estas objeciones más adelante en el proceso. Es imperativo impugnar las objeciones con razones bien fundadas, asegurando que se cubran todos los puntos de controversia.

Enmiendas durante la etapa de apelación:

• Bajo las nuevas directrices de apelación, solo se permiten enmiendas restrictivas, y estas deben tener respaldo expresamente previsto en reivindicaciones independientes del conjunto de reivindicaciones rechazadas.
• Además, estas enmiendas deben abordar directamente el problema específico o la objeción identificados durante la etapa regular, proporcionando una solución que supere efectivamente el obstáculo mencionado en la decisión de rechazo.

Reevaluación en la Etapa Regular
Las nuevas directrices introducen la posibilidad de reevaluar la solicitud y devolverla a la etapa regular. Si un examinador pasa por alto argumentos específicos durante el examen inicial, los solicitantes pueden enfatizar estos puntos en respuestas posteriores a las acciones de la oficina en la etapa regular.

Sin embargo, si los examinadores en la etapa de apelación determinan que poseen todos los detalles necesarios para tomar una decisión sobre la solicitud, acelerarán el proceso tramitándolo en la etapa de apelación.

No hay fecha límite definida para las decisiones de rechazo
A diferencia de otras jurisdicciones, Brasil no impone una fecha límite específica para emitir una decisión de rechazo o publicar un aviso de “intención de rechazar”.

Respuesta a las acciones de la oficina
En vista de lo anterior, al responder a las acciones de la oficina, los solicitantes deben:

• Agregar reivindicaciones dependientes con materia esencial que pueda superar las objeciones relacionadas con la patentabilidad.
• Agregar reivindicaciones dependientes que cumplan completamente o superen cualquier objeción formal planteada por el examinador de la etapa regular, asegurando un cumplimiento completo incluso si la objeción es impugnada.
• Siempre proporcione razones en sus argumentos para no cumplir con ninguna objeción, ya sea formal o relacionada con la patentabilidad.
• Enfatizar cualquier argumento que no haya sido considerado previamente durante el examen regular, lo cual podría facilitar la reevaluación.

Preparación de una apelación
Una apelación no debe entenderse como una oportunidad para continuar el examen. El conjunto de reivindicaciones principal que se examinará durante la etapa de apelación es el conjunto de reivindicaciones rechazadas. El solicitante debe presentar sus argumentos defendiendo el conjunto de reivindicaciones rechazadas.

Aplicación retroactiva de las nuevas reglas
El aspecto más controvertido de las nuevas reglas es que deberían entrar en vigor incluso para las apelaciones que se presentaron bajo reglas diferentes. La BPTO podría enfrentar litigios por solicitantes que buscan seguir normativas previas.

Solicitantes de patentes en Brasil deben adaptarse a las nuevas directrices y sus implicaciones en la apelación. Es crucial desarrollar estrategias eficientes para tener éxito en el examen y apelaciones.

Algunas recomendaciones estratégicas incluyen:
Capacitación y Recursos: Solicitantes y asesores legales deben mantenerse actualizados sobre nuevas directrices y capacitarse para cumplir requisitos, asistiendo a seminarios, talleres o consultando con expertos en propiedad intelectual.

Enfoque en la Documentación: Preparar documentación completa y minuciosa es crucial, abordando objeciones y presentando argumentos y referencias sólidas.

Evaluación Continua: Evaluar continuamente el progreso de solicitudes y estar atentos a cambios en la interpretación de directrices permite ajustar estrategias y reaccionar rápidamente.

Uso Eficiente de Enmiendas: Realizar enmiendas que fortalezcan la solicitud en la etapa regular y asegurarse de que cambios en la apelación estén justificados y alineados con objeciones.

Monitorización de Litigios Relacionados: Monitorear casos legales relacionados con nuevas directrices es esencial, ya que las decisiones judiciales pueden afectar futuras apelaciones.

Colaboración con Examinadores: Comunicación efectiva con examinadores es clave para presentar clarificaciones, argumentos y enmiendas que ayuden a entender mejor las postulaciones.

Con todos estos elementos en juego, adaptarse a las nuevas directrices de apelación de patentes no solo es una cuestión de cumplimiento, sino una oportunidad para que los solicitantes mejoren sus posibilidades de concesión de patentes en un entorno más dinámico y potencialmente más competitivo. A medida que se aclara el panorama legal y se establecen nuevas prácticas, los solicitantes exitosos probablemente serán aquellos que se mantengan informados, proactivos y flexibles ante los cambios.